REGISTRO DE MARCAS
En la actualidad, los derechos de propiedad industrial resultan un instrumento imprescindible para el correcto funcionamiento de un mercado de libre competencia. Entre estos derechos, los signos distintivos de la empresa están llamados a cumplir un papel primordial, ya que constituyen un arma necesaria para la conquista y mantenimiento de la clientela. Es más: me atrevería a decir que, sin signos distintivos, una empresa no podría subsistir en un mercado globalizado.
Dentro de la categoría general de los signos distintivos empresariales es preciso diferenciar entre dos modalidades de propiedad industrial: la marca y el nombre comercial. En teoría, las diferencias entre estos signos distintivos parecen claras. Así, la marca es el signo utilizado por el empresario para distinguir los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta. Por su parte, el nombre comercial (distinto de la denominación social) es el signo que adopta el empresario para designar las actividades de su empresa. Sin embargo, en la práctica esta diferencia se desvanece si se confronta una marca de servicios y un nombre comercial.
En la actualidad, los derechos de propiedad industrial resultan un instrumento imprescindible para el correcto funcionamiento de un mercado de libre competencia. Entre estos derechos, los signos distintivos de la empresa están llamados a cumplir un papel primordial, ya que constituyen un arma necesaria para la conquista y mantenimiento de la clientela. Es más: me atrevería a decir que, sin signos distintivos, una empresa no podría subsistir en un mercado globalizado.
Dentro de la categoría general de los signos distintivos empresariales es preciso diferenciar entre dos modalidades de propiedad industrial: la marca y el nombre comercial. En teoría, las diferencias entre estos signos distintivos parecen claras. Así, la marca es el signo utilizado por el empresario para distinguir los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta. Por su parte, el nombre comercial (distinto de la denominación social) es el signo que adopta el empresario para designar las actividades de su empresa. Sin embargo, en la práctica esta diferencia se desvanece si se confronta una marca de servicios y un nombre comercial.
FUNCIONES DE LA MARCA
De las dos modalidades mencionadas, vamos a centrar nuestra atención en la figura de la marca, si bien debemos señalar que algunas de las consideraciones que hagamos sobre las marcas pueden trasladarse a la otra modalidad de propiedad industrial: el nombre comercial.
Para establecer la importancia de la marca en el seno de la empresa, vamos a analizar, en primer lugar, las funciones que cumple este signo distintivo.
- Indicación del origen empresarial
- Indicación de la calidad
- Mecanismo de condensación de la buena fama
- Función publicitaria
Indicación del origen empresarial
La función original de la marca es, sin duda, indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios. Mediante esta función, la marca desempeña un papel informativo, pues atestigua ante los consumidores que todos los productos portadores de la misma marca han sido producidos o distribuidos por una misma empresa: la empresa titular de la marca o un tercero vinculado a ella (licenciatario, concesionario, distribuidor, etc.
Indicación de la calidad
La segunda función que cumple la marca es informar sobre la calidad del producto o servicio que distingue. En efecto, la experiencia pone de manifiesto que la contemplación de una marca asociada a un producto o servicio otorga al consumidor información sobre las características y calidad, más o menos constante, de los mismos. De esta manera, el consumidor creerá que todos los productos o servicios dotados de una misma marca ostentan idénticas calidades.
Mecanismo de condensación de la buena fama
En tercer lugar, desde la perspectiva del empresario, se aprecia que la función más importante de este signo distintivo es, sin duda alguna, constituir el mecanismo idóneo para condensar el eventual «goodwill» que la marca puede ostentar. El «goodwill» es la buena fama, reputación o prestigio de que gozan entre el público los productos diferenciados por la marca. Los factores que forman el «goodwill» son, fundamentalmente, los siguientes: la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca, la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma y, finalmente, la propia potencia publicitaria («selling power») de la marca.
Función publicitaria
En fin, en cuarto lugar, la marca también cumple una función publicitaria importante ya que el signo que la conforma puede conjugar el doble papel informativo y persuasivo que caracteriza a la publicidad como actividad de comunicación. Así, el efecto combinado de la publicidad y la marca pueden llegar a constituir un mecanismo adecuado para crear y mantener una demanda concreta para los productos o servicios, resultando un instrumento imprescindible para la irrupción en nuevos mercados o para el mantenimiento de los mercados ya conquistados.
LA ELECCIÓN DE LA MARCA Y SU FORMA DE PROTECCIÓN
Como hemos podido comprobar, tanto desde el punto de vista empresarial, como desde la perspectiva de los consumidores, la marca posee una vital importancia. Ciñéndonos a la perspectiva empresarial, resulta claro que la correcta elección del signo que constituye la marca supondrá un factor relevante que coadyuvará al éxito de una empresa. Además, no se debe olvidar que una vez elegido el signo es necesario llevar a cabo una política adecuada de protección del mismo.
Pues bien, a continuación veremos qué factores influyen a la hora de seleccionar nuestra marca; y, posteriormente, nos detendremos en analizar la forma más idónea de protección.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DEL SIGNO
LA MARCA DEBE SER SUSCEBTIBLE DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA
En primer lugar, la correspondiente marca tiene que ser susceptible de representación grafica. De ahí que normalmente se soliciten como marca palabras (marcas denominativas) o imágenes (marcas figurativas) esto es: marcas que son percibidas por el sentido de la vista.
Sin embargo, en los últimos años, se ha comenzado a plantear el registro de signos no visibles; esto es: que no son percibidos por el sentido de la vista, pero que pueden ser percibidos a través de otros sentidos, el oído, el olfato, el gusto, etc.
TIPOS DE MARCAS
Sonoras
En los últimos años, ya se admiten las marcas sonoras, puesto que permiten su representación grafica, a través de determinados medios, el oscilograma, el espectro sonoro, el espectrograma y el sonograma.
En el año 2003, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaró que una marca sonora se puede registrar, si el sonido es susceptible de representación gráfica, por ejemplo, mediante imágenes, líneas o caracteres- y esa representación ha de ser clara, exacta, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Ahora bien, el Tribunal de Justicia excluyó específicamente del Registro de Marcas las descripciones descritas en las que se indique que el sonido consiste en las notas que forman una obra musical, o que es la voz de un animal, o una onomatopeya o, simplemente, una secuencia de notas musicales. Esta sentencia ha provocado confusión en punto al modo de representación de una marca sonora.
En el año 2005, la Oficina de Armonización del Mercado Interior, declaró que el solicitante de una marca comunitaria podía adjuntar un archivo de sonido a la correspondiente solicitud. El archivo adjunto ha de estar en formato de MP3, y su tamaño no puede superar 1 Mb y no se admite la ejecución repetitiva (loop), ni la transferencia ininterrumpida de datos (streaming).
Olfativas
Por lo demás, también se plantean problemas en relación con las marcas olfativas. En efecto, los fabricantes de determinados productos tienen un interés –cada vez mayor- en que se asocie su producto con un aroma agradable. Ahora bien, para obtener el registro de una marca olfativa, el solicitante tiene que cumplir dos requisitos. En primer lugar, poder representarse gráficamente el aroma del producto. Y, en segundo lugar, acreditar que ese aroma no es el producto mismo. Para la representación grafica del aroma, parece que la formula química no es aceptable, puesto que representa la sustancia y no el olor. Y, por otro lado, una descripción verbal tendría que ser tan exacta que no permitiese su confusión con ningún otro signo.
Gustativas
Finalmente, también se plantea el problema de las marcas gustativas, esto es, el registro de un determinado sabor como marca. Se ha señalado que en este tipo de marcas es más fácil su representación grafica, puesto que –en algún caso-se ha cumplido por medio de una descripción escrita del sabor. En todo caso la OAMI denegó como marca comunitaria, el aroma a fresa artificial, para distinguir medicamentos, que había sido solicitado por la empresa farmacéutica Eli Lilly. La denegación se basaba en que cualquier fabricante tenía derecho a añadir el aroma a fresa artificial en sus productos para disimular el sabor desagradable que puedan tener; además, es probable que el sabor sea percibido por el consumidor de modo distinto.
En fin, no debemos olvidar que la mente de los fabricantes y de los expertos en marketing es muy fértil. Por eso, no nos debe sorprender que en el futuro, aparezcan nuevas marcas que se alejen de las marcas clásicas.
Llegados a este punto, debe reseñarse que desde la perspectiva técnico-comercial existen parámetros para seleccionar de forma conveniente el signo ideal de marca. Sin ánimo exhaustivo -y mucho menos dogmático- vamos a exponer con carácter general algunos de los criterios que según los estudiosos del marketing son válidos para la buena elección de una marca.
Gráficas
Como hemos dicho, para que pueda inscribirse la marca tiene que ser susceptible de representación grafica. Ahora bien, también se exige que esa representación grafica tenga un carácter distintivo. De ahí que se señale que carecen de distintividad los signos excesivamente complejos. Precisamente, por la excesiva complejidad, el consumidor no llegará a identificar, a través de este signo, el producto o servicio diferenciado por el mismo, como procedente de una determinada empresa. Es más: a consecuencia de esa complejidad, el consumidor no llegara a retener en la memoria la representación grafica del correspondiente signo. Y, por ende, no podrá asociarla con el producto o servicio.
Dentro de este tipo de signos cabe incluir por una parte los diseños o conjuntos gráficos que tienen un efecto predominantemente ornamental. A este respecto, es altamente significativa la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 22 de diciembre de 2004, que denegó la inscripción como marca, de un dibujo, por el carácter “tan heterogéneo del grafico solicitado que no permitía asegurar que –en el futuro-los consumidores tuviesen capacidad para identificar los productos a que el signo se refería”.
Denominativas
La marca -si es denominativa- deber ser breve y de fácil pronunciación. En general, las marcas más notorias o renombradas en el mundo son marcas constituidas por dos silabas y cuatro letras: NIKE, SONY, COKE, KODAK, etc.
La marca no puede evocar un concepto que provoque rechazo. Ha de tenerse en cuenta especialmente que si la marca se va a utilizar en varios países, con distinto idioma en cada uno de ellos, debe encontrarse un signo común apto para todos ellos- En este sentido, debe tenerse un cierto cuidado con el concepto evocado por la marca, ya que puede ser diferente en cada idioma.
Una tercera característica de la marca es que sea fácilmente memorizable y adecuada para transmitir el mensaje que se desea comunicar al público. En este punto, es importante que la marca se adecue a las características del producto o servicio que va a distinguir. De tal manera que pueda ser asociada fácilmente a ese producto o servicio. Con ello, se conseguirá que el público interprete con rapidez los posibles mensajes publicitarios, reforzándose de este modo el aspecto informativo de la marca.
Esta característica nos lleva a analizar si la marca debe ser descriptiva del producto o, si por el contrario, es más conveniente que la misma sea meramente sugestiva. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, hay que decantarse por esta segunda posibilidad, ya que las marcas que describen las características de los productos no se pueden registrar, salvo casos muy excepcionales.
Una última característica es que el nombre elegido por la marca sea distinto del nombre del producto. Mediante este requisito, no solo se tratan de evitar que se registren como marcas denominaciones genéricas, cuya inscripción está prohibida. Antes bien, se persigue que la marca no se “vulgarice” y, por lo tanto que en el futuro se convierta en el nombre genérico de ese producto. En efecto, hay que tener en cuenta que han existido multitud de marcas que, con el transcurso del tiempo, se han convertido en un signo genérico y ya no cumplen la función de la marca. Hay que pensar que palabras como “Termo” “Cello” “Telediario” “Puente aéreo” fueron inicialmente marcas y acabaron convirtiéndose en simples genéricos.
Dicho con otras palabras, debemos evitar que la marca muera de éxito, y, en este sentido, al igual que un ser vivo, las marcas también nacen (a través del registro), crecen (a través de su difusión y multitud de países) y mueren. Pues bien, precisamente la marca se considera muerta si, por la actitud de su titular, se vulgariza y se plasma como nombre genérico en el diccionario de la lengua del correspondiente país. Si una marca aparece en el correspondiente diccionario de la lengua, cabe entender que ha entrado en el cementerio. Así pues, se podría decir los diccionarios son los camposantos de las marcas.
Proteccion de las marcas
Una vez elegido el signo será necesario protegerlo de manera conveniente y rápida mediante su inscripción como marca en la Oficina encargada de la protección de la propiedad industrial; en nuestro caso, El Registro de la Propiedad Industrial .
A la hora de proteger la marca deben tenerse en cuenta diversas circunstancias, todas ellas relevantes desde un punto de vista jurídico. En primer lugar, la marca debe ser válida; es decir, el signo no puede incurrir en ninguna de las prohibiciones de registro absolutas que a tal efecto se establecen en la Ley de Marcas de 7 de Diciembre de 2001 (LM). Así, por ejemplo, las marcas no pueden ser genéricas (STS, 27.2.2003 “LA LOTERIA”), descriptivas (“light”, “barato”, “Banca 24 horas” STS 1.9.2001 “Insigne”) usuales, las formas necesarias del producto (forma impuesta, forma necesaria para obtener un resultado técnico) contrarias a la Ley o a las buenas costumbres, engañosas (STS 25.10.2002 “Manzanilla Gonzalez Pelacios”), ni estar constituidas por denominaciones geográficas (STS 19.1.2010 denegó la marca “Pimientos Pimerpadrón” para productos clase 31), ni reproducir símbolos de un país, símbolos de interés público, etc. (Ver Arts. 5 y 9 LM).
Un segundo requisito que se le exigirá al signo elegido es la disponibilidad. Y un signo sólo estará disponible cuando un tercero no haya inscrito en la OEPM, ni en la OAMI un signo idéntico o semejante, para los mismos o similares productos o servicios.
La vía más adecuada, para cerciorarse de que un signo está libre, es solicitando de la OEPM la realización del «Informe de búsqueda de antecedentes de signos distintivos». Esta búsqueda, que está totalmente informatizada, posee un doble aspecto. Así, a través de la«búsqueda de identidades» conoceremos si un signo idéntico al nuestro se encuentra ya registrado para distinguir cualquier producto o servicio. Por otra parte, existe la «búsqueda de semejanzas». En este caso, la OEPM nos señalará no sólo las marcas idénticas, sino también las que pudieran resultar semejantes; esta búsqueda se limitará a una sola clase del Nomenclator Oficial. Clase que previamente habrá sido seleccionada por el solicitante en atención al sector empresarial que le interese.
La importancia que tiene este informe es obvia, puesto que permitirá asegurarse sobre la disponibilidad del signo y sus posibilidades de inscripción. Además, se habrán podido evitar los peligros derivados de la utilización de la marca a espaldas de la realidad registral; especialmente, los relativos a la comercializaci6n efectiva del producto, con los consiguientes gastos de etiquetaje, embalaje, publicidad etc. Tampoco deberemos olvidar que tal utilización podría considerarse ilícita, ya que estarían usurpando los derechos que sobre la marca posee el anterior titular de una marca semejante.
Si el resultado de los informes permite apreciar que no existe ningún problema a la hora de proteger nuestra marca, habrá que determinar su ámbito de protección y, particularmente, en cuantas clases del Nomenclátor Internacional vamos a inscribirla.
Aún cuando no se puede dar un consejo global para todos los casos, ha de señalarse que los factores que influyen a la hora de determinar la “protección total» de una marca derivan de múltiples factores. En primer lugar, habrá de tenerse en cuenta la importancia de la marca en el seno de la empresa y, también, el propio potencial económico de ésta. En segundo lugar, la posibilidad de exportación de los productos identificados con la marca. El principio que podría sustentarse en este campo sería, en definitiva, el siguiente: La marca solo se debe registrar para los productos que realmente va a identificar, así como para productos afines y en aquellos países, en los que se comercialice o se vaya a comercializar en el futuro.
LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.
Acabamos de comprobar que el medio para la adquisición del derecho sobre la marca, es a través de la inscripción del signo en la Oficina encargada de la protección de la propiedad industrial. Para delimitar convenientemente el problema, que a continuación vamos a estudiar, deberíamos añadir que las marcas poseen efectos limitados territorialmente a aquellos países donde se ha solicitado la protección de manera expresa. En consecuencia, si un empresario desea proteger una marca en varios países deberá realizar tantos registros como países le interesen.
LA MARCA COMO ACTIVO EMPRESARIAL
Estos últimos comentarios nos llevan a analizar el tema de la marca como activo empresarial, toda vez que la marca forma parte del patrimonio empresarial y puede suponer un valor económicamente valioso para la empresa.
En efecto, la marca -al igual que los demás derechos de propiedad industrial- constituye un bien patrimonial susceptible de evaluación económica que, además, pueden ser objeto de múltiples negocios jurídicos.
De los diversos negocios jurídicos que pueden tener por objeto las marcas vamos a detener nuestra atención en la cesión y la licencia. Aunque ambas instituciones son diferentes y poseen un peculiar régimen jurídico, vamos a intentar -en aras a la brevedad- analizar conjuntamente ambas figuras. No obstante, no deberemos olvidar que la cesión y licencia son figuras jurídicas diferentes. La cesión implica el cambio de titularidad de la marca. Por el contrario la licencia supone, únicamente, que el titular de la marca -manteniéndose como propietario de la misma- autoriza a un tercero a utilizarla.
CEDER O LICENCIAR
La primera cuestión común que conviene aclarar a la hora de analizar el papel de la marca como activo empresarial, se refiere a la posibilidad de ceder o licenciar tanto la solicitud de marca como la marca ya concedida- En otras palabras, no resulta necesario esperar a que la OEPM conceda la marca para poder venderla o autorizar a un tercero su uso mediante licencia. Ahora bien, en el caso de una mera solicitud de marca, conviene que tal hecho se aclare en el contrato; si no se hace referencia expresa a la solicitud se podría dar a entender que la marca goza de efectos plenos, cuando ello no será así hasta que se produzca la concesión definitiva.
Si esta aclaración no se realizase podrían surgir inconvenientes para el titular de la marca o licenciante en el hipotético supuesto de que la marca posteriormente fuese denegada. En este caso, el adquirente de la marca o licenciatario podrían llegar a exigir responsabilidades a su contraparte o, incluso, pedir la anulación o rescisión del contrato alegando la falta de objeto del mismo, pudiendo solicitar los consiguientes daños y perjuicios causados.
CESIÓN LIBRE DE LA MARCA
Una segunda cuestión de importancia, particularmente aplicable a la cesión de marcas, es la que resulta del principio sobre cesión libre de la marca. Este principio implica que una marca puede ser cedida con independencia de la transmisión total o parcial de la empresa. Ahora bien, cuando se transmite la totalidad de la empresa, se consideran transmitidas todas sus marcas, salvo pacto en contrario o que así se deduzca de las circunstancias del caso.
Conviene señalar que el adquirente de una empresa debe poner especial énfasis en hacer figurar en el contrato de adquisición, fusión, etc. de la sociedad, que la totalidad de derechos de propiedad industrial -y particularmente las marcas- también son transmitidos. En efecto, si bien en el caso de la transmisión total de la empresa estos derechos se consideran transmitidos, no está de más realizar una referencia explícita a los mismos.
LA FORMA
La última característica común al régimen de cesión y licencia de marcas la encontramos a la hora de analizar la forma que deben revestir estos contratos y los efectos que los mismos pueden poseer frente a terceros. El principio general es que estos contratos no necesitan formalidad alguna para resultar eficaces. Sin embargo, si analizamos los efectos que tales contratos dejarán de tener si no se inscriben en la OEPM, llegaremos a la conclusión de que, de alguna manera, la Ley compele a que los mismos, deben constar por escrito si se quiere que tengan efectos plenos.
Para completar esta visión panorámica de la marca como activo empresarial, vamos a referirnos a una ulterior característica de la cesión de marca y de la licencia. Así, en cuanto a la cesión, la marca se considera indivisible; en el sentido de que no serán posible cesiones parciales relativas al signo (ceder sólo el gráfico, sin la denominación) o el ámbito territorial etc. No obstante, la existencia de la marca multiclase, permite la cesión de la marca para una clase del Nomenclátor, conservando el titular las restantes clases del Nomenclátor.
LICENCIAS SIMPLES Y LICENCIAS EXCLUSIVAS
Pues bien, en atención a todos estos hechos, existen diversas clases de licencia sobre marcas. En primer lugar, podemos distinguir entre licencias simples y licencias exclusivas. Las primeras serían aquellas en las que el titular de la marca se reserva la posibilidad de utilizar la marca licenciada, bien por sí mismo, bien otorgando nuevas licencias. Las licencias exclusivas, por el contrario, implican que el titular de la marca no otorgará nuevas licencias en el territorio previamente delimitado. En efecto, puede existir una licencia exclusiva pero delimitada territorialmente a una Comunidad Autónoma.
LICENCIA EXCLUSIVA REFORZADA
Una ulterior clase de licencia exclusiva es la «licencia exclusiva reforzada». De acuerdo con ella el titular de una marca no solamente se compromete a no otorgar nuevas licencias, sino que también se obliga a no utilizar por sí mismo la marca licenciada. Por lo demás, señalaremos que existen otro tipo de limitaciones que pueden reflejarse en los contratos de licencias. Así, por ejemplo, las relativas a la duración, productos, etc. Todo este cúmulo de circunstancias deberá tenerse muy presentes a la hora de redactar un contrato de licencia de marca.
CLAUSULAS
Otro aspecto importante de la cuestión se refiere al celo que debe poner el licenciante a la hora de controlar a sus licenciatarios. Hemos visto, que el contrato de licencia otorga múltiples posibilidades para llegar a crear una extensa red comercial. Ahora bien, el licenciante deberá poner sumo cuidado para que su marca -que es utilizada por terceros (licenciatarios)- no se desprestigie. Por consiguiente, en los correspondientes contratos de licencia deberán plasmarse una serie de cláusulas por medio de las cuales se facilite al licenciante el ejercicio de un control efectivo sobre las actividades del licenciatario.
A la hora de establecer estas cláusulas ha de tenerse un extremado cuidado, puesto que las mismas pueden ser bastante conflictivas desde el punto de vista del Derecho de la libre competencia. Sin embargo, no por ello se puede mantener que cualquier tipo de clausulas de control impuestas por el licenciatario esté prohibida. Antes al contrario, son válidas aquellas cláusulas que tengan por finalidad mantener el nivel de calidad de los productos o servicios objeto del contrato, ya que si estas cláusulas no se permitiesen podría verse perjudicado el propio “goodwill» de la marca. En efecto, un mal uso de la marca por los licenciatarios desprestigiaría la marca en el mercado e, incluso, podría llegar a engañar a los consumidores sobre las características, procedencia, etc. de los productos distinguidos por la marca licenciada.
DESCARGUE AQUI EL FORMULARIO DE REGISTRO DE MARCAS